ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 21 февраля 2011 г. N ВАС-674/10

 

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Г.Г. Поповой, судей Е.М. Моисеевой, И.И. Полубениной рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Строй Инвест Проект М" (г. Москва) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2010 по делу N А40-72552/08-51-639, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.09.2010 по тому же делу, принятых по иску закрытого акционерного общества "Современные системы и сети-21 век" (далее - общество) к обществу с ограниченной ответственностью "Корпорация "Строй Инвест Проект М" (далее - корпорация) о взыскании 10 640 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "FLICKER/ФЛИКЕР" по свидетельству N 285770 в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб.

Другие лица, участвующие в деле: третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФГУ "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 гг." (далее - дирекция).

Суд

 

установил:

 

решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2009 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2009 решение от 08.07.2009 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.11.2009 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела истец уточнил требования и просил взыскать в его пользу денежную компенсацию в размере от одной до пятидесяти тысяч минимальных размеров оплаты труда в сумме 5 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2010 с корпорации взыскано 5 000 000 руб. компенсации, расходы на оплату услуг представителя возмещены в размере 70 000 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2010 решение от 31.03.2010 оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 13.09.2010 решение от 31.03.2010 и постановление от 17.06.2010 оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора корпорация указывает на нарушение единообразия в толковании и применении судами норм материального и процессуального права.

Рассмотрев заявление корпорации, изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Судами установлено, что товарный знак в виде словесного обозначения "FLICKER/ФЛИКЕР" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2005 за N 285770 с приоритетом от 12.05.2004 в отношении товаров 09, 17, 25 и 26 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) на имя истца.

По итогам проведения открытого конкурса на выполнение работ для государственных нужд "Рекламно-информационное сопровождение пропагандистских мероприятий 2007 года" между корпорацией и дирекцией 13.03.2007 был заключен государственный контракт N 0713/60-61-62-64-65/011 на изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов.

Контракт сторонами исполнен, работы по разработке и изготовлению световозвращающих приспособлений, упаковки и информационных материалов к ним, а также по подготовке и проведению акции по распространению комплекта приспособлений выполнены и переданы заказчику, о чем составлены акты от 01.07.2007 и от 19.10.2007.

Изготовленное ответчиком приспособление представляет собой сворачивающуюся полоску размером 310 мм x 30 мм, с лицевой стороны покрытую световозвращающим материалом желтого цвета с плоской пружиной обратного действия на внутренней части приспособления, которое можно надевать в виде браслета на руку как ребенку, так и взрослому человеку.

Словесное обозначение "ФЛИКЕР" использовано ответчиком на упаковке товара в тексте памятки юного пешехода и в инструкции по использованию и хранению приспособления.

Решением от 29.04.2010 Роспатент в соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) признал предоставление правовой охраны товарному знаку "FLICKER/ФЛИКЕР" по свидетельству N 285770 недействительной в части товаров 09 класса МКТУ, а именно: круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические.

Удовлетворяя исковые требования, суды трех инстанций исходили из того, что ответчик без разрешения общества использовал на упаковке товара словесное обозначение ФЛИКЕР, являющееся зарегистрированным товарным знаком истца, что является нарушением исключительного права общества на товарный знак.

Суды отклонили довод корпорации о недобросовестном поведении общества, которое подавало заявку на участие в открытом конкурсе по размещению государственного заказа, было ознакомлено с конкурсной документацией, в которой для характеристики товара использовалось обозначение ФЛИКЕР, однако умолчало о наличии у него исключительного права на товарный знак с тождественным словесным обозначением.

Суды апелляционной и кассационной инстанций не приняли во внимание решение Роспатента о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной указав, что спорные приспособления относятся к виду товаров (светоотражатели оптические), в отношении которых правовая охрана товарному знаку истца сохранена.

Между тем, судебная коллегия полагает, что указанные выводы судов не соответствуют действующему законодательству.

Поскольку спорные правоотношения возникли до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", к ним подлежит применению Закон о товарных знаках.

В соответствии со статьей 4 Закона о товарных знаках никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 46 Закона о товарных знаках правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ, установленных федеральным законом.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 указанного Закона.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

Элементы, перечисленные в данных абзацах, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 данного Закона).

В решении от 29.04.2010 Роспатент указал, что слово FLICKER в переводе с английского языка означает "мерцать, сверкать, мигать", а значение слова мерцать в толковом словаре Владимира Даля определено "как слабо сверкать, сиять бледным или дрожащим светом". В силу изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент "FLICKER" является характеризующим товары 9 класса МКТУ "круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические", указывая на их свойства, поскольку для целей функционального назначения эти товары обладают свойствами производить свечение (излучать свет) и визуальным эффектом, связанным со свечением (блестеть, отражать свет).

Признав, что словесный элемент "FLICKER" является в отношении перечисленных товаров неохраноспособным (описательным) элементом, Роспатент указал, что данный элемент, так же как и словесный элемент "ФЛИКЕР", не могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, поскольку они занимают равнозначное доминирующее положение в товарном знаке.

Указанное решение Роспатента не оспорено и не признано недействительным в установленном законом порядке, таким образом, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках, истец не является обладателем подлежащих охране исключительных прав на товарный знак "FLICKER/ФЛИКЕР" в отношении перечисленных товаров.

Между тем, кассационный суд посчитал, что наличие решения Роспатента от 29.04.2010 не является основанием для отказа обществу в иске, указав, что ответчик выпускал товар в виде светоотражающих браслетов, которые относятся к общему виду товара "светоотражатели оптические", в отношении которого правовая охрана недействительной не признана.

Однако данный вывод суда не соответствует решению Роспатента, поскольку независимо от того, что спорное приспособление по форме не является кругом и не названо знаком, оно также служит для предупреждения транспортных аварий и характеризует свойство товара излучать и отражать свет, поэтому может быть отнесено к товарам, входящим в группы "круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий" либо "светящиеся знаки", указанные в свидетельстве на товарный знак N 285770. Кроме того, не доказано, что светоотражающий эффект в данном браслете достигается за счет применения в нем оптических отражателей, поэтому необоснованным является вывод об отнесении приспособления к виду товара, входящего в группу "светоотражатели оптические".

В связи с изложенным суды неправомерно посчитали, что истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак в отношении товара, введенного в хозяйственный оборот ответчиком в упаковке со спорным обозначением, и необоснованно удовлетворили иск.

Кроме того, суды установили и материалами дела подтверждается, что истец 20.02.2007 подал заявку на участие в конкурсе, победителем которого был признан ответчик, и был ознакомлен с конкурсной документацией, в которой в тексте заказа на выполнение работ по лоту N 5 при описании предмета заказа световозвращающие приспособления названы фликерами. Между тем, никаких возражений по поводу использования в конкурсной документации слова "фликер" истец не заявлял, а впоследствии предъявил иск, первоначальная сумма компенсации по которому составляла 10 640 000 рублей, что превышает стоимость государственного контракта.

Такие действия могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция, поскольку противоречат требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

При таких обстоятельствах предъявление иска о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака может быть признано актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

1. Передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-72552/08-51-639 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда город Москвы от 31.03.2010, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.09.2010.

2. Направить копии определения, заявлений и прилагаемых к ним документов лицам, участвующим в деле.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв в Президиум Высший Арбитражный Суд Российской Федерации на заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора в срок до 07 апреля 2011 года.

 

Председательствующий судья

Г.Г.ПОПОВА

 

Судья

Е.М.МОИСЕЕВА

 

Судья

И.И.ПОЛУБЕНИНА